Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto un ricorso presentato dal Milan nel giugno del 2020, confermando che il marchio che rappresenta lo stemma del club rossonero non possa essere oggetto di registrazione in quanto marchio già in uso Germania, registrato per prodotti di cancelleria.
L’elevata somiglianza fonetica e la somiglianza visiva di tale segno con il marchio “MILAN” – ha fatto sapere il Tribunale – comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea in Germania per quanto riguarda i prodotti di cancelleria (come penne, matite e quaderni).
L’inizio della vicenda risale al 2017, quando il Milan aveva presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione. Nell’aprile dello stesso anno la società tedesca InterES Handels-und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un’opposizione contro la registrazione richiesta sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa – secondo la società – anche prodotti simili a quelli oggetto della domanda di AC Milan.
La società tedesca ritiene infatti che, a causa della somiglianza del marchio rossonero con il suo, la registrazione del primo sarebbe idonea a provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco. Con decisione del 14 febbraio 2020, l’EUIPO ha accolto l’opposizione in toto.
A quel punto, il Milan ha proposto un nuovo ricorso contro la decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con nuova sentenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato, sulla base di una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario in lingua tedesca, che il marchio registrato in precedenza è stato oggetto di un uso effettivo in Germania.
In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che il marchio è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall’altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall’aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale ha sottolineato che, se è vero che l’elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo del marchio.
In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che, anche se l’elemento figurativo del marchio richiesto non sarà ignorato dal pubblico di riferimento, in particolare a causa delle sue dimensioni e della sua posizione, l’attenzione del pubblico di riferimento non sarà tuttavia concentrata su tale elemento. Infatti, l’attenzione del pubblico sarà attirata dall’elemento denominativo costituito dalle lettere “ac” e dalla parola “milan”, poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati.
Di conseguenza, il Tribunale ha considerato che l’elemento “ac milan” costituisca l’elemento dominante del marchio oggetto di domanda per la registrazione. In tale contesto, è stato constatato che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l’elemento denominativo “ac milan” nel marchio richiesto come un riferimento alla squadra di calcio della città di Milano, i segni in conflitto, che presentano un’elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano.
Marchio e Tribunale UE, la posizione del club rossonero
In serata, il Milan ha precisato che la sentenza del Tribunale UE è infatti non solo circoscritta al territorio tedesco, ma anche ad ad una precisa classe merceologica (classe 16: quali penne, matite e quaderni). Inoltre, la decisione è espressamente delimitata e riferita alla scritta “Milan”, non coinvolgendo quindi il logo o la scritta AC Milan. La sentenza è soggetta a impugnazione ma qualsiasi ulteriore azione verrà valutata con attenzione dal club, a tutela e a beneficio della società.
“La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea nella causa T 353/20 è stata resa in data odierna nell’ambito della procedura di concessione della registrazione del marchio “AC MILAN e figura” nel registro dell’Unione Europea, all’esito di un’opposizione presentata dalla società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, limitatamente ai prodotti di cancelleria (classe 16)”, la posizione del club rossonero.
“Il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO (EU Intellectual Property Office), che ha respinto la registrazione del marchio “AC MILAN e figura” per alcuni prodotti della classe 16 (quali penne, matite e quaderni), in quanto ritenuto simile al marchio anteriore “MILAN e figura” di titolarità dell’opponente”.
“La sentenza, soggetta ad impugnazione nel termine di due mesi, non ha alcuna diretta conseguenza sulla facoltà di utilizzare il marchio “AC MILAN e figura” per tali prodotti, in quanto la decisione concerne solo la registrabilità del segno nel registro dei marchi UE. Inoltre, l’impedimento alla registrazione concerne solo il territorio tedesco ed AC Milan è libera di proseguire l’iter di registrazione con domande nazionali in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea”.
“Resta inteso che tale decisione non incide sulle numerose registrazioni di marchi dell’Unione Europea già di titolarità di AC Milan in relazione a tutti i prodotti e servizi di maggiore interesse, alcune delle quali concesse anche nella classe 16”.
[…] cannot be copied because it could be mistaken for that of a local stationery store according to the report. Among the football news coming from Milan, strangely, AC Milan are facing a legal battle in […]